在一起商标行政确权案件中,申请人营业执照的经营范围包含“知识产权代理(不含专利的代理)”,商标局以构成商标法第十九条第四款所指情形为由驳回诉争商标的注册申请。原告不服被诉决定,起诉至北京知识产权法院。

营业执照包含“知识产权代理”该如何申请商标?-群益观察 -北京群益律师事务所

北京知识产权法院经审理认为,原告在申请诉争商标注册之时,其经营范围包含“知识产权代理(不含专利的代理)”业务,即原告在申请注册诉争商标之时,其属于商标法第十九条第四款所指的商标代理机构,原告将诉争商标申请注册在其他商品上的行为,已违反了商标法第十九条第四款之规定。被告对此认定正确,据此驳回原告诉讼请求。

根据《商标法》第十九条第四款内容:商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。

该条款的代理机构该如何定义,根据《商标审理和审查标准》第九部分“商标代理机构申请注册商标的审查”中是这样规定的:《商标法》所称的商标代理机构是经商标局备案的从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。

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而在本案中,原告显然不是商标局备案的商标代理机构,为何依然会以商标法第十九条第四款之规定驳回原告的诉讼请求呢?

又根据北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》第14条关于“商标法第十九条第四款”的适用中明确给出了代理机构的范围:已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体,属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”,一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。

也就是说在目前的行政和司法阶段,只要是营业执照上出现了 “知识产权代理”等字样,不管备案与否,都适用本条款。

所以,有这种情况的企业,建议变更经营范围后再申请注册。

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作者:高鑫宇律师

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